Kosten des Patentanwaltes gemäß § 140 Abs. 4 MarkenG: Generalanwalt beim EuGH plädiert darauf, dass diese nur bei Notwendigkeit zu erstatten sind

Bei Markenstreitigkeiten sind entsprechende Rechtsstreite für den Beklagten vereinfacht gesagt fast doppelt so teuer, wenn zusätzlich noch die Kosten eines Patentanwaltes mit geltend gemacht werden. Die Regelung im deutschen Recht in § 140 Abs. 4 MarkenG ist eindeutig:

„Von den Kosten, die durch Mitwirkung eines Patentanwaltes in einer Kennzeichnungsstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwaltes zu erstatten.“

Wenn somit der Patentanwalt, auch in einfach gelagerten Fällen die Klage mitunterschreibt, fallen diese Kosten an.

In der Rechtsprechung war teilweise (OLG München) angenommen worden, dass Patentanwaltskosten nicht erstattungsfähig sind, wenn die Mitwirkung an dem Verfahren nicht substantiiert dargelegt oder glaubhaft gemacht wurde.

Auch der Bundesgerichtshof (BGH, Az.: I ZR 181/09) hatte angenommen, dass die Erstattung der Patentanwaltskosten nur beansprucht werden kann, wenn die Mitwirkung erforderlich war.

Nunmehr ist die Sache vor dem Europäischen Gerichtshof angekommen. In der Rechtssache C-531/20 liegt nunmehr der Schlussantrag des Generalanwaltes vor. In der Regel folgt der EuGH dem Schlussantrag.

Worum ging es?

In einer markenrechtlichen Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke hatten die Prozessbevollmächtigten des Klägers die Mitwirkung eines Patentanwaltes angezeigt. Nach einem Vergleich wurden im Rahmen der Kostenfestsetzung die Patentanwaltskosten mit geltend gemacht. Im Rahmen einer Beschwerde hatte das Beschwerdegericht die Beschwerde zurückgewiesen: Da es sich um eine Kennzeichnungsstreitsache handele, sei nach § 140 Abs. 3 MarkenG nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwaltes notwendig war oder ob die Patentanwälte gegenüber dem beauftragten Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht haben.

Der Bundesgerichtshof hatte die Frage dem EuGH vorgelegt mit folgenden Aspekten:

Die Erstattung für die Kosten der Tätigkeit eines Patentanwaltes könnten entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 unnötig kostspielig sein. Die Erstattung der Kosten könnte nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48 angemessen sein, wenn der Tätigkeit eines Patentanwaltes der unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehle.

Zudem hätte wurde in dem Fall nicht berücksichtigt, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich gewesen sei.

Schlussantrag: EU-Richtlinien sind so auszulegen, dass Patentanwaltskosten nur dann zu erstatten sind, wenn sie für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig sind.

Nach Auffassung des Generalanwaltes ist eine Notwendigkeit und Zumutbarkeit der Kosten entscheidend.

Ein unmittelbarer und enger Zusammenhang zwischen den Kosten und dem Verfahren sei nicht gegeben, wenn der Patentanwalt, um es in unseren Worten auszudrücken, überflüssig und diese auch nichts Relevantes zum Prozess beigetragen hat.

Dies spreche dafür, dass eine unbedingte und automatische Einbeziehung der Patentanwaltskosten nicht notwendig sei.

Fazit

Die Regelung des § 140 Abs. 4 MarkenG ist aus der Zeit gefallen. Es mag Einzelfälle geben, in denen die Beiziehung eines Patentanwaltes notwendig und sinnvoll ist. Wenn es um die Recherche einer Marke geht, ist dies über die Internetdatenbank und der Register dem Rechtsanwalt leicht selbst möglich. Zudem gibt es seit vielen Jahren den Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, wozu auch das Markenrecht gehört.

Lediglich die Gebühren auf der Klägerseite durch die zusätzliche Unterschrift eines Patentanwaltes quasi zu verdoppeln, ist daher nicht angemessen.

Wir begrüßen daher den Schlussantrag des Generalanwaltes. Wir gehen davon aus, dass der EuGH ebenso entscheiden wird.

Wir werden an dieser Stelle darüber informieren.

Stand: 16.11.2021

Es beraten Sie: Rechtsanwalt Johannes Richard und Rechtsanwalt Andreas Kempcke