Keine Markenrechtsverletzung: Händler kann eigene EAN für Produkt mit fremder Marke nutzen

Wird ein Produkt zulässigerweise mit einer Marke versehen und dann ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht, kann der Markeninhaber anschließend nicht mehr gegen die Benutzung seiner Marke für dieses Produkt vorgehen. Problematisch wird es für den Markeninhaber immer dann, wenn er anhand eines Angebotes im Internet nicht erkennen kann, ob seine Marke zulässigerweise auf dem angebotenen Produkt angebracht worden ist und ob das Produkt sodann auch ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht worden ist. Spricht er in einem solchen Fall nämlich eine markenrechtliche Abmahnung aus und stellt sich dann heraus, dass die Marke zulässigerweise benutzt worden ist, kann die Abmahnung schnell zum Bumerang werden. Einen solchen Fall hatte aktuell das Landgericht Düsseldorf in einem von Internetrecht-Rostock.de betreuten Verfahren zu entscheiden. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass der Händler in seinem Online-Shop eine eigene EAN für das Produkt mit der Marke benutzt hatte und dass der Markeninhaber irrtümlich davon ausging, dass der Händler auch Hersteller des Produktes sei. Der Verweis hierauf nutzte dem Markeninhaber indes nichts. Seine Abmahnung wurde als unberechtigte Schutzrechtsverwarnung bewertet, so dass der Markeninhaber dem von uns betreuten Online-Händler die Kosten für die Verteidigung gegen die Abmahnung erstatten muss (LG Düsseldorf, Urteil vom 06.03.2017, Az.: 34 O 58/16, noch nicht rechtskräftig).

Händler können eigene EAN für Produkte fremder Marken nutzen

In dem von uns betreuten Verfahren hatte der Hersteller des fraglichen Produktes als Lizenznehmer des Markeninhabers das Produkt zulässigerweise mit der Marke gekennzeichnet. Die Marke war auf dem Produkt so angebracht, dass sie auf dem Foto des Produktes in dem Online-Shop des Händlers erkennbar war. Der Händler hatte dem entsprechenden Angebot in seinem Online-Shop zudem eine eigene EAN zugeordnet. Aus dem Angebot des Online-Händlers in seinem Online-Shop war somit zwar erkennbar, dass ein Produkt der fraglichen Marke angeboten wird. Da der Online-Händler jedoch kein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, ging der Markeninhaber wegen der Angabe der EAN des Händlers unzutreffend davon aus, dass der Händler das Produkt selbst hergestellt und mit der Marke gekennzeichnet habe. Er ließ daher eine markenrechtliche Abmahnung aussprechen und zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auffordern.

Durfte nun der Händler dem angebotenen Produkt eine eigene EAN zuordnen?

Ja, denn hat der Hersteller keine EAN für sein Produkt vergeben, kann ebenso der sogenannte Inverkehrbringer, also der Händler, eine EAN beantragen und dem Produkt zuordnen. Dies ergibt sich aus den Vertragsbedingungen der GS1 Germany GmbH, die in Deutschland die EAN vergibt.

Hinzu kommt, dass eBay häufig eine EAN/GTIN für bestimmte eBay-Kategorien fordert. Bei Amazon ist eine EAN/GTIN für eine Neuanlage einer ASIN zwingend erforderlich.

Unberechtigte markenrechtliche Abmahnung verpflichtet zu Schadenersatz

Die von dem Markeninhaber ausgesprochene markenrechtliche Abmahnung wiesen wir für den von uns vertretenen Online-Händler unter Verweis auf die zulässige Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer als unberechtigt zurück. Daraufhin verzichtete der Markeninhaber auf die geltend gemachten Ansprüche. Die Kosten für die Zurückweisung der Abmahnung wollte der Markeninhaber dem von uns vertretenden Online-Händler indes nicht erstatten. Zu Unrecht, wie das Landgericht Düsseldorf nunmehr entschied:

„Der Kläger kann von dem Beklagten die Kosten (…) wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gem. § 823 Abs. 1 BGB verlangen.

Die Abmahnung des Beklagten vom 27.07.2016 war nicht berechtigt, weil der Kläger die streitgegenständliche Marke (…) mit seiner Online-Werbung für den Zahnspachtel, auf dem die Marke abgedruckt war, nicht verletzt hat.

Denn der Kläger hatte den Zahnspachtel von der Vertragspartnerin des Beklagten, (…), erworben. (…) hatte die Marke des Beklagten (…) berechtigt auf dem Zahnspachtel abgedruckt. Damit war der Zahnspachtel berechtigt mit Zustimmung des Markeninhabers in den Markt gelangt; das Recht aus der Gemeinschaftsmarke war gem. Art. 13 Abs. 1 UMV erschöpft.

Entgegen der Auffassung des Beklagten konnte er sich nicht mit berechtigten Gründen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 UMV dem Vertrieb des Zahnspachtels widersetzen.

Als solche berechtigten Gründe nennt Art. 13 Abs. 2 UMV ausdrücklich den Fall, dass der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird. Unstreitig hat der Kläger weder den Zahnspachtel noch dessen Verpackung verändert. Die Tatsache, dass er den Zahnspachtel mit einer EAN versehen hat, die nicht auf den Hersteller, sondern auf ihn als Händler verweist, ist nicht ein Verändern im Sinne von Art. 13 Abs. 2 UMV. Der Kläger durfte auch als Händler eine auf ihn verweisende EAN auf den Zahnspachtel aufbringen lassen. Denn grundsätzlich verweist die EAN nicht nur auf den Hersteller. Hat der Hersteller keine EAN für sein Produkt vergeben, kann ebenso der sogenannte Inverkehrbringer, also der Händler, eine EAN beantragen und auf das Produkt bringen. Dies ergibt sich aus den Vertragsbedingungen der GS1 Germany GmbH, die in Deutschland die EAN verteilt.

Ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 13 Abs. 2 UMV, der der Erschöpfung entgegensteht, besteht auch nicht darin, dass der Kläger bei seiner Online-Werbung das Kürzel (…) und nicht den Namen des Herstellers des Zahnspachtels angegeben hat. Denn die Angaben in der Online-Werbung haben mit dem Zustand des Produktes im Sinne von Art. 13 Abs. 2 UMV nichts zu tun.“

Praxistipp: Was tun bei markenrechtlicher Abmahnung?

Nicht jede markenrechtliche Abmahnung ist berechtigt. Wir erleben in unserer täglichen Beratungspraxis oft genug, dass mit markenrechtlichen Abmahnungen zu weitreichende Ansprüche geltend gemacht werden. Mitunter sind die Abmahnungen sogar gänzlich unberechtigt. Eine anwaltliche Überprüfung der Berechtigung einer markenrechtlichen Abmahnung lohnt daher aus Sicht des Abgemahnten in jedem Fall. Stellt sich heraus, dass die markenrechtliche Abmahnung unberechtigt war, kann der Abgemahnte sogar den Ersatz seiner Kosten für die Verteidigung gegen die Abmahnung von dem Abmahner verlangen.

Sie haben eine markenrechtliche Abmahnung erhalten und möchten deren Berechtigung prüfen lassen?

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Stand: 06.03.2017

Es beraten Sie : Rechtsanwalt Andreas Kempcke und Rechtsanwalt Johannes Richard

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