Wenn die Rechte aus einer Marke erlöschen, können Sie eine abgegebene Unterlassungserklärung kündigen

Haben Sie in der Vergangenheit eine markenrechtliche Abmahnung erhalten und anschließend eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben? Dann sollten Sie prüfen, ob Sie die abgegebene Erklärung kündigen können. Im folgenden Beitrag erläutern wir, was Sie dabei beachten sollten:

In welchen Fällen eine Kündigung der Unterlassungserklärung möglich ist

Wenn die Rechte aus einer Marke erlöschen, kann der frühere Inhaber der Marke keine Rechte mehr aus der Marke geltend machen. Insbesondere kann er anderen nicht mehr untersagen, die Bezeichnung zu benutzen. Die Rechte aus einer Marke können unter verschiedenen Voraussetzungen erlöschen. Die häufigsten Fälle sind:

• Der Markeninhaber lässt seine Markenrechte auslaufen und verlängert die Marke nicht.
• Eine Marke wird für verfallen erklärt, z.B. weil die Marke infolge der Untätigkeit des Markeninhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren geworden ist, für die sie eingetragen ist.

Der Bundesgerichtshof hatte bereits mit Urteil vom 26.09.1996 zum Az. I ZR 265/95 – Altunterwerfung I – klargestellt, dass ein Unterlassungsvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden kann, wenn die Sachbefugnis des Gläubigers hinsichtlich des zugrunde liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs entfallen ist. Mit der Löschung einer Marke entfällt die Sachbefugnis des früheren Markeninhabers hinsichtlich des aus der Marke resultierenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs. Daher können Abgemahnte, die zu einer Abmahnung des Markeninhabers eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hatten, nach Erlöschen der Markenrechte die abgegebene Erklärung kündigen.

Warum Sie von Zeit zu Zeit das Erlöschen von Markenrechten prüfen sollten, wenn Sie eine Unterlassungserklärung abgegeben hatten

Vertrag ist Vertrag. Und ein markenrechtlicher Unterlassungsvertrag aufgrund einer abgegebenen Unterlassungserklärung erlischt nicht einfach quasi automatisch dadurch, dass die Rechte an einer Marke erlöschen. Schon deshalb sollten Sie von Zeit zu Zeit das Erlöschen von Markenrechten prüfen (hier z.B.), wenn Sie eine Unterlassungserklärung abgegeben hatten. Dass der ursprüngliche Markeninhaber Ihnen bescheid sagt, sollten Sie lieber nicht abwarten.

Bei einer Kündigung unbedingt beachten: Für wen war die Unterlassungserklärung abgegeben worden?

Bei einem Einzelunternehmen ist die Sache klar: Die Unterlassungserklärung wird von der Inhaberin bzw. dem Inhaber des Einzelunternehmens gefordert und dann auch von der Inhaberin bzw. dem Inhaber des Einzelunternehmens abgegeben. In einem solchen Fall ist klar, für wen die Kündigung erklärt werden muss.

Etwas komplizierter wird es, wenn sich die Abmahnung auf Angebote einer GmbH bezieht. In diesem Fall besteht nämlich die Möglichkeit, die Unterlassungserklärung sowohl von der GmbH als auch von der in der Geschäftsführung verantwortlichen Person zu fordern. Meist wird aus der Abmahnung und aus der beigefügten vorformulierten Unterlassungserklärung deutlich, ob die Abgabe der Unterlassungserklärung nur für die GmbH gefordert wird oder auch für die in der Geschäftsführung verantwortliche Person. Je nach Fall enthält die abgegebene Unterlassungserklärung also Unterlassungsverpflichtungen nur für die GmbH oder auch für die in der Geschäftsführung verantwortliche Person. Deshalb sollte sehr genau geprüft werden, für wen die abgegebene Unterlassungserklärung Verpflichtungen enthält.

Praxistipp: Besondere Vorsicht ist geboten, wenn aufgrund der Inhalte in der Abmahnung und aufgrund der Fassung der beigefügten vorformulierten Unterlassungserklärung unklar ist, für wen die Unterlassungsverpflichtungen alles gelten sollen. In diesem Fall empfehlen wir, die abgegebene Unterlassungserklärung für alle zu kündigen, für die möglicherweise Unterlassungsverpflichtungen begründet worden sein könnten.

Welche Frist gilt für die Kündigung?

Ab wann und wie lange eine abgegebene Unterlassungserklärung gekündigt werden kann, hat der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil vom 26.09.1996 zum Az. I ZR 194/95 – Altunterwerfung II – geklärt:

„Die Kündigung des Unterlassungsvertrages aus wichtigem Grund kann wirksam nur in angemessener, gesetzlich nicht festgelegt der Frist erfolgen. (…) Im Falle der Altunterwerfungen wird die Frist, innerhalb derer die Kündigung erfolgen muss, unter Berücksichtigung der bei Fallgestaltungen dieser Art vorliegenden Besonderheiten grundsätzlich großzügig, d.h. in Monaten zu bemessen sein. Denn im Betrieb des Schuldners muss zunächst ermittelt werden, in welchem Umfang in der Vergangenheit Unterwerfungserklärungen abgegeben worden sind; sodann ist eine sorgfältige rechtliche Prüfung erforderlich, ob der fragliche Unterlassungsvertrag mit Erfolg gekündigt werden kann.

Weiter ist zu beachten, dass diese Frist erst von dem Zeitpunkt an zu laufen beginnt, in dem der Kündigungsberechtigte von den Tatsachen Kenntnis erlangt, aus denen sich der Kündigungsgrund ergibt.“

Bedeutet im Klartext: Wenn Sie in der Vergangenheit zu einer markenrechtlichen Abmahnung eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hatten, dann sollten Sie von Zeit zu Zeit prüfen, ob die zwischenzeitlich erloschen ist bzw. gelöscht worden ist. Sofern dies der Fall sein sollte, können Sie die abgegebene Unterlassungserklärung kündigen.

Sie wollen eine abgegebene Unterlassungserklärung kündigen?

Gerne prüfen wir für Sie die von Ihnen abgegebene Unterlassungserklärung und erörtern mit Ihnen, ob die Erklärung gekündigt werden kann. Sprechen Sie uns einfach an.

Stand: 05.12.2023

Ihre Ansprechpartner: Rechtsanwalt Andreas Kempcke