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Wer zuerst kommt... - BGH: Kennzeichenrechtsinhaber können nicht
gegen die frühere Registrierung einer Domain vorgehen
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Mit
Urteil
vom 19.02.2009 zum Az.: I ZR 135/06 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass der Inhaber eines Kennzeichens
nicht gegen die zeitlich frühere Registrierung einer mit dem Kennzeichen
übereinstimmenden Second-Level-Domain vorgehen kann. Er bestätigt damit seine
bisherige Rechtsprechung und machte nochmals deutlich, dass allein die
Registrierung und das Halten eines Domainnamens nicht schon für sich gesehen
eine Verletzung von Kennzeichenrechten darstelle. Wer zeitlich nach der
Registrierung der Domain Kennzeichenrechte an der entsprechenden Bezeichnung
erwerbe, könne daher von dem Inhaber der Domain nicht die Löschung der Domain
verlangen. Allerdings machte der BGH auch deutlich, dass der Inhaber des
Kennzeichenrechts dagegen vorgehen könne, wenn die zeitlich früher registrierte
Domain für die Bewerbung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die in
den Schutzbereich des Kennzeichens fallen. Die aktuelle Entscheidung des BGH
stärkt somit zunächst zwar die Position der Domaininhaber, beschränkt jedoch
gleichzeitig deren Nutzungsmöglichkeiten für Domains, die bestehenden
Kennzeichen entsprechen. Gleichwohl versuchen Inhaber von Marken mitunter nach
wie vor, Domaininhaber unter Hinweis auf ihre Markenrechte zur Freigabe oder
Übertragung von Domains zu veranlassen. Mit der aktuellen Entscheidung des BGH
haben die Domaininhaber nunmehr wieder einen zusätzlichen Trumpf auf der
Hand.
Bei Domains
gilt: First come, first served
Hinsichtlich
der Registrierung von Domains gilt der alte Grundsatz: "First come, first
served" bzw. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Insbesondere das weitgehend
automatisierte Verfahren bei der Registrierung von Domains führte in der
Vergangenheit zu Missbrauchsfällen (sogenanntes Domaingrabbing). Da in diesen
Fällen eine Registrierung von Domains erfolgte, die bereits bestehenden Marken
oder geschäftlichen Bezeichnungen entsprachen, um die Domains anschließend an
die entsprechenden Kennzeichenrechtsinhaber zu verkaufen, lag die
Missbräuchlichkeit des Vorgehens auf der Hand. Gänzlich anders stellt sich die
Sachlage jedoch dar, wenn die Registrierung einer Domain zeitlich vor dem Erwerb
von Rechten an einer geschäftlichen Bezeichnung oder einer Marke erfolgte. In
diesen Konstellationen stellte sich stets die Frage, ob auf Grund des Vorliegens
eines "besseren" Rechts an der Domain eine Durchbrechung des
Domainregistrierungs-Grundsatzes erfolgen müsse. Als problematisch stellte sich
insoweit insbesondere die Tatsache dar, dass markenrechtliche Ansprüche nur
gegenüber demjenigen geltend gemacht werden können, der im geschäftlichen
Verkehr handelt. Bei gar nicht oder lediglich privat genutzten Domains stellte
sich daher bereits ganz grundsätzlich die Frage, ob überhaupt eine Verletzung
von markenrechtlichen Rechtspositionen in Betracht komme. Soweit Ansprüche an
Domains auf namensrechtliche Aspekte gestützt worden sind, verblieb es jedoch
bei der Frage, ob eine Durchbrechung des Domainregistrierungs-Grundsatzes
gerechtfertigt sei oder nicht.
BGH: Später erworbenes Kennzeichenrecht setzt sich nicht gegen
zeitlich frühere Domainregistrierung durch
Bereits
in der Vergangenheit hatte der BGH entschieden, dass in der Registrierung eines
Zeichens als Domainname eine Namens- oder Kennzeichenrechtsverletzung desjenigen
liegen könne, der an einem identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht
habe. Der BGH hatte jedoch auch klargestellt, dass etwas anderes gelte, wenn das
Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung der
Domain entstanden ist (BGH, I ZR 159/05 vom 24.04.2008). Bereits zuvor hatte der
BGH in einer anderen Fallkonstellation entschieden, dass etwas anderes auch dann
gelte, wenn die Registrierung der Domain einer - für sich genommen rechtlich
unbedenklichen - Benutzungsaufnahme als Unternehmenskennzeichen in einer anderen
Branche unmittelbar vorausgegangen sei (BGH, I ZR 65/02 vom 09.09.2004). Die
aktuelle Entscheidung des BGH (Az.: I ZR 135/06 vom 19.02.2009) nimmt die
bisherige Rechtsprechung auf und führt diese konsequent weiter.
In
dem aktuellen Fall vor dem BGH hatte die Klägerin seit Oktober 2001 zur
Bezeichnung ihres Unternehmens die Abkürzung "ahd" benutzt. Die Beklagte hatte
mehrere tausend Domainnamen auf sich registrieren lassen, um diese zum Kauf oder
zur entgeltlichen Nutzung anzubieten, seit Mai 1997 u. a. auch den Domainnamen
"ahd.de". Seit Februar 2004 wurden unter der Domain von der Beklagten deren
Dienstleistungen, wie z. B. das Zurverfügungstellen von Email-Adressen oder das
Erstellen von Homepages, beworben. Die Klägerin forderte vor diesem Hintergrund
die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "ahd" für das
Angebot dieser Dienstleistungen auf. Im Übrigen forderte die Klägerin die
Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "ahd.de". Die Klägerin erhielt
sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz Recht. Der
Bundesgerichtshof bestätigte das Berufungsurteil jedoch nur insoweit, dass die
Beklagte es zu unterlassen habe, die Bezeichnung "ahd" für die fraglichen
Dienstleistungen zu benutzen. Die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung
des Domainnamens "ahd.de" hob der BGH dagegen auf und wies die entsprechende
Klage insoweit ab. Zur Begründung führte der BGH aus, dass die Klägerin von der
Beklagten auf Grund der ihr zustehenden Kennzeichenrechte nur verlangen könne,
die Benutzung der Buchstabenkombination "ahd" als Kennzeichen für die im
Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden Waren und
Dienstleistungen zu benutzen. Die Klägerin könne der Beklagten jedoch nicht
jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen. Das Halten des Domainnamens stelle
für sich gesehen noch keine Verletzung der Rechte der Klägerin an deren
Geschäftsbezeichnung dar. Dass die Klägerin ihre Geschäftsbezeichnung "ahd"
nicht in Verbindung mit der Toplevel-Domain "de" als Domainnamen nutzen könne,
habe sie grundsätzlich hinzunehmen, weil sie die Abkürzung "ahd" erst nach der
Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte in Benutzung genommen habe
(Pressemitteilung des BGH Nr. 39/2009).
Fazit
Kennzeichenrechtsinhaber
werden es zukünftig etwas schwerer haben, Domaininhaber zur Freigabe oder
Übertragung von Domains zu veranlassen, sofern die Domains zeitlich vor dem
Zeitpunkt registriert worden sind, zu dem die Kennzeichenrechtsinhaber ihre
Kennzeichenrechte erworben haben. Werden die fraglichen Domains jedoch für die
Bewerbung oder das Angebot von Produkten genutzt, die in den Schutzbereich
bestehender Kennzeichenrechte fallen, können die Kennzeichenrechtsinhaber
hiergegen vorgehen.
Ihre
Ansprechpartner: Rechtsanwalt
Andreas Kempcke und Rechtsanwalt Johannes Richard, Rostock
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