markenrecht-beschreibung

Abmahnungen wegen Nutzung beschreibender Begriffe

Wann markenrechtlicher Schutz gegeben ist und wann nicht

Der Gedanke, sich beispielsweise den Begriff “Online-Software-Shop” für den Bereich des Verkaufes von Software über das Internet schützen zu lassen, ist für entsprechende Händler ebenso naheliegend, wie er nach den Regelungen des Markenrechtes fernliegend ist. Einerseits besteht ein offensichtliches Interesse für die Internethändler von Software-Produkten, den Begriff für sich zu schützen, um andere Internethändler von der Nutzung des Begriffes auszuschließen. Andererseits ist ein solcher Begriff ersichtlich nur eine Zusammenstellung von beschreibenden Worten, so dass sich die Frage stellt, ob der Begriff im  Bereich des Internetvertriebes von Software nicht für jedermann zur Verfügung stehen müsste. Die vorgenannte Problematik stellt sich in ähnlicher Form für alle Waren und Dienstleistungen gleichermaßen und verliert auch nicht an Aktualität, weil Begriffe gerade aus dem Bereich des Internets zunächst nur unter Internetnutzern gebräuchlich sind, sich dann aber auch in der Alltagssprache durchsetzen. Wird die Eintragung solcher Begriffe durch das Patent- und Markenamt zurückgewiesen,  stellt sich die Frage, ob auf anderem Wege markenrechtlicher Schutz für den Begriff erlangt werden kann. Die Voraussetzungen hierfür sind jedoch sehr hoch.

Ausgangspunkt: Grundsätzlich kein Schutz für allgemein beschreibende Begriffe

Nach den Regelungen des Markengesetzes sind allgemein beschreibende Begriffe grundsätzlich von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Die entsprechenden Regelungen finden sich in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 des Markengesetzes.

§ 8 Abs. 2 Markengesetz

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.

denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2.

die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, (…)

Wann  die Unterscheidungskraft fehlt

Das Erfordernis der Unterscheidungskraft bedeutet, dass eine Marke geeignet sein muss, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das Patent- und Markenamt war früher in diesem Punkt sehr streng. Heute dagegen wird das Eitnragungserfordernis mangelnder Unterscheidungskraft nur noch dann problematisiert, wenn der angemeldeten Marke tatsächlich “jegliche” Unterscheidungskraft fehlt. Der Bundesgerichtshof äußerte sich zum Maßstab der Prüfung wie folgt:

“Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer Marke kein für die fraglichen Waren (oder Dienstleistungen, Anmerkung des Verfassers) im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden  kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder bekannten Fremdsprache handelt, dass vom Verkehr -etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung- stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.” (BGH-Bonus II, WRP 2002, 1073 (1074/1075)).

Mit anderen Worten: Rein beschreibende Begriffe haben grundsätzlich keine Unterscheidungskraft. Dies gilt auch für zusammengesetzte Worte, die aus rein beschreibenden Begriffen bestehen, wie bspw. die eingangs erwähnte Bezeichnung “Online-Software-Shop” für den Bereich des Verkaufes von Software über das Internet.

Wann ein Freihaltebedürfnis besteht

Ein Freihaltebedürfnis ist immer dann gegeben, wenn die Verwendung bestimmter Begriffe allen Unternehmen offen stehen muss. Der Schutz solcher Begriffe wäre geeignet, den allgemeinen Wirtschaftsverkehr derart wesentlich zu beeinträchtigen, dass ein Allgemeininteresse an der Freihaltung dieser Begriffe besteht. Zu diesem Allgemeininteresse führt der Europäische Gerichtshof aus:

“Dieses Allgemeininteresse bedeutet, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie sie zur Beschreibung der selben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können. Die ausschließlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehenden Marken können daher (…) nicht Gegenstand einer Eintragung sein. (EugH-Biomild, GRUR International 2004, 410 (412)).”

Auch die vorgenannten Erwägungen gelten wiederum, wenn die in Frage stehende Marke aus einer bloßen Kombination beschreibender Bestandteile besteht, wie dies bei der eingangs erwähnten Bezeichnung “Online Software Shop” für den Verkauf von Software über das Internet  der Fall wäre.

Ausnahme: Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung

Ausnahmsweise kann eine Bezeichnung trotz mangelnder Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebedürfnis Markenschutz erlangen. Die entsprechende Regelung findet sich in § 8 Abs. 3 Markengesetz. Die Regelung verweist auf die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Markengesetz geregelten absoluten Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnis.

§ 8 Abs. 3 Markengesetz

Abs. 2 Nr. 1, 2 (…) findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung in Folge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Anders ausgedrückt: Versteht ein erheblicher Teil der angesprochenen Personengruppe die eigentlich rein beschreibende Bezeichnung als einen Herkunftshinweis auf den Markeninhaber, so stehen mangelnde Unterscheidungskraft oder bestehendes Freihaltebedürfnis einer Eintragung der Marke nichts entgegen.

Problematisch ist insoweit jedoch, dass es sowohl der Bundesgerichtshof, wie auch das Bundespatentgericht bislang ablehnen, den Grad der Verkehrsdurchsetzung verbindlich festzulegen.

Vor diesem Hintergrund werden im geschäftlichen Verkehr oftmals auch rein beschreibende Bezeichnungen benutzt. Werden dabei bestimmte Bezeichnungen gleicher Maßen von verschiedenen Wettbewerbern genutzt, so kommt es mitunter zu entsprechenden rechtlichen Auseinandersetzungen.

Abmahnung wegen angeblich rechtsverletzender Nutzung rein beschreibender Beschreibungen

Nutzen mehrere Wettbewerber dieselben beschreibenden Bezeichnungen und wird deswegen eine Abmahnung ausgesprochen, stellt sich die Frage, ob eine Rechtsverletzung gegeben ist. Auf Grund der dargestellten Problematik im Zusammenhang mit beschreibenden Begriffen wird eine entsprechende Abmahnung oftmals auf die rechtsverletzende Nutzung von Namensrechten, z.B. die unlautere Rufausbeutung gestützt. Werden indes Namensrechte an rein beschreibenden Begriffen geltend gemacht, so unterliegt dies bereits deshalb Zweifeln, weil auf diese Weise ein Schutz für die betreffenden Bezeichnungen erlangt werden könnte, der nach markenrechtlichen Regelungen gerade nicht gegeben ist. Allerdings kann sich bspw. aus den konkreten Umständen der Verwendung bestimmter Bezeichnungen im Einzelfall eine Unlauterkeit ergeben. Es empfiehlt sich daher in derartigen Fällen eine umfassende Prüfung aller Umstände des Einzelfalles.

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Andreas Kempcke

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