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Markenlizenzvertrag ‑ die 10 größten
Fehlerquellen
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Neben
der Etablierung und Pflege von Marken gewinnt auch deren Nutzung im Wege der
Lizenzierung zunehmend an Bedeutung. Unabhängig von den wirtschaftlichen
Aspekten dürfen indes die rechtlichen Gesichtspunkte bei der Lizenzierung von
Markenrechten nicht unberücksichtigt bleiben, da auf Grund der weitgehenden
Gestaltungsmöglichkeiten bei einem Markenlizenzvertrag vielfältige Fehlerquellen
bestehen, die zu unnötigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten führen können.
Viele Fehler sind indes vermeidbar:
1.
Unklarheiten hinsichtlich der Rechteeinräumung
Die
Regelungen über Inhalt und Umfang der eingeräumten Lizenz sind einer der
Kernbereiche der Vereinbarungen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Zu klären
sind insbesondere der personelle, räumliche und sachliche Geltungsbereich der
Lizenz. Unklarheiten hinsichtlich der Rechteeinräumung bergen nicht nur die
Gefahr vertragsrechtlicher Streitigkeiten. Verstöße gegen die Bestimmungen des
Lizenzvertrages können markenrechtliche Ansprüche auslösen.
2.
Unklarheiten hinsichtlich der Lizenzgebühren
Die
Zahlung von Lizenzgebühren ist die Gegenleistung des Lizenznehmers für die
Einräumung von Lizenzrechten an der lizenzierten Marke. Für die Vereinbarungen
zu den Lizenzgebühren bestehen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Üblicherweise wird ganz grundsätzlich zwischen den Berechnungsmethoden der
Umsatzlizenz, der Stücklizenz und der Pauschallizenz unterschieden. Die Methoden
können jedoch auch kombiniert werden. Unklare vertragliche Regelungen zum
Berechnungsmodus der zu entrichtenden Lizenzgebühren provozieren unnötige
vertragsrechtliche Streitigkeiten.
3.
Fehlende Regelungen zur Übertragbarkeit der
Lizenzrechte
Ob
der Lizenznehmer die ihm eingeräumten Lizenzrechte vollständig auf einen Dritten
übertragen kann, hängt von den lizenzvertraglichen Vereinbarungen ab. Fehlen
entsprechende Regelungen, kann dies zu entsprechenden Unklarheiten führen. Je
nach Ausgestaltung der übrigen Vereinbarungen können sich insoweit Widersprüche
ergeben, die eine Auslegung des Vertrages erforderlich machen. Während bei einer
einfachen Lizenz im Zweifelsfall davon auszugehen ist, dass der Lizenznehmer
nicht zu einer Übertragung seiner Lizenzrechte berechtigt sein soll, wird bei
einer ausschließlichen Lizenz davon ausgegangen, dass die Übertragung an Dritte
bei Fehlen eines ausdrücklichen diesbezüglichen Ausschlusses zulässig sein soll.
Entsprechend klare vertragliche Vereinbarungen sind auch deshalb erforderlich,
weil von diesen Vereinbarungen die Wirksamkeit der Übertragung der Lizenzrechte
abhängen kann.
4.
Fehlende Regelungen zur Erteilung von Unterlizenzen
Es
ist umstritten, ob der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Falle der Einräumung
einer ausschließlichen Lizenz hiermit auch das Recht gewährt, dass der
Lizenznehmer Unterlizenzen erteilt. Dieser Punkt sollte daher unbedingt
ausdrücklich geregelt werden. Erteilt der Lizenznehmer unberechtigterweise
Unterlizenzen, so macht er sich aufgrund der Verletzung des Lizenzvertrages
schadensersatzpflichtig. Die Einräumung der Unterlizenzen ist im übrigen
unwirksam, so dass dem Lizenznehmer auch von dem Unterlizenznehmer
Schadensersatzansprüche drohen.
5.
Unklarheiten hinsichtlich der Gewährleistung des Lizenzgebers
Gewährleistungsansprüche
des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber kommen insbesondere dann in Betracht,
wenn das lizenzierte Recht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bestanden
hat oder Dritte gegen den Lizenznehmer wegen der Benutzung der Lizenzmarke auf
Grund entgegenstehender Kennzeichenrechte vorgehen. Da sich der Umfang der
Gewährleistung des Lizenzgebers nach den vertraglichen Vereinbarungen im
Markenlizenzvertrag richtet und insoweit sogar ein Ausschluss sämtlicher
Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers möglich ist, sollte je nach
Interessenlage der Parteien auch eine klare Vereinbarung zum Umfang der
Gewährleistung des Lizenzgebers erfolgen. Selbst wenn im Einzelfall keine
Rechtsmängelhaftugn des Lizenzgebers anzunehmen ist, wird die Durchsetzung
kennzeichenrechtlicher Ansprüche Dritter durch eine Anpassung der Vereinbarungen
des Markenlizenzvertrages Rechnung zu tragen sein.
6.
Fehlende Regelungen zur Rechtsdurchsetzung bei Markenverletzungen
Die
Rechte aus einer Marke stehen grundsätzlich dem Markeninhaber zu. ein
Lizenznehmer kann aus einer lizenzierten Marke nur mit Zustimmung des
Lizenzgebers vorgehen. Nach § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer Klage
wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Die
Zustimmung des Markeninhabers ist jedoch nicht erst für die Klageerhebung,
sondern bereits für ein außergerichtliches Vorgehen notwendig. Fehlen
entsprechende klare vertragliche Vereinbarungen, muss im Wege der Auslegung der
übrigen vertraglichen Vereinbarungen festgestellt werden und ob in welchem
Umfang der Lizenznehmer berechtigt sein soll, gegen Verletzungen der Marke
vorzugehen. Allein aus der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz wird man in
Anbetracht der Regelungen des § 30 Abs. 3 MarkenG in der Regel noch nicht auf
die Einräumung einer Klagebefugnis schließen können.
7.
Fehlende Regelungen zu Qualitätsvorgaben und deren
Absicherung
Der
Lizenzgeber muss nicht hinnehmen, dass der Lizenznehmer von vertraglichen
Qualitätsvorgaben abweicht. Derartige Abweichungen bergen die Gefahr einer
Beeinträchtigung des Rufes und des Wertes der Marke. Im Markenlizenzvertrag
sollten daher klare Regelungen zu Qualitätsvorgaben und deren Absicherung
aufgenommen werden. Fehlen entsprechend klare Regelungen, kann es zum Streit
darüber kommen, ob die Qualitätsvorgaben des Lizenzgebers eingehalten werden
oder nicht. Da insoweit der Nachweis einzelner "Ausreißer" nicht ausreicht,
sollten die Vertragspartner auch regeln, durch welche Maßnahmen die
Qualitätssicherung des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber überprüft werden
kann.
8.
Unklarheiten hinsichtlich der Laufzeit des Vertrages
Nach
Ablauf der Vertragslaufzeit stehen dem Lizenzgeber gegen den Lizenznehmer nach §
30 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Rechte aus der Marke zu. Die Vertragspartner sollten
daher klare Vereinbarungen treffen, wie lange der Vertrag läuft. Dies ist
seitens des Lizenznehmers bei der Einräumung von Unterlizenzen zu beachten,
sofern nach dem Markenlizenzvertrag die Möglichkeit der Einräumung von
Unterlizenzen vorgesehen ist. Werden durch den Lizenznehmer Unterlizenzen
erteilt, endet mit dem Vertrag zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer
grundsätzlich auch das Benutzungsrecht der Unterlizenznehmer. Unklarheiten
hinsichtlich der Laufzeit des Vertrages und etwaige Verlängerungsregelungen
bergen die Gefahr der Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche nach Ablauf der
Vertragslaufzeit. Sinnvoller Weise sollte in diesem Zusammenhang auch über die
gegebenenfalls erforderliche Vereinbarung von Aufbrauchfristen verhandelt
werden. Auch dies sollte sodann im Vertrag geregelt werden.
9.
Stolperfalle AGB - Recht
Das
AGB ‑ Recht bezweckt einen Schutz (in der Regel des Lizenznehmers) vor
unangemessenen Benachteiligungen durch die Verwendung Allgemeiner
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen auch bei einem
Markenlizenzvertrag bereits dann vor, wenn der Verwender vorformulierte
Vertragsbedingungen stellt, die für eine Vielzahl von Verträgen gelten sollen.
Da die unterste Grenze insoweit bei drei Verwendungen liegt und das AGB ‑ Recht
bereits bei der ersten tatsächlichen Verwendung zur Anwendung kommt, sind die
entsprechenden agb ‑ rechtlichen Vorgaben zu beachten. Eine unangemessene
Benachteiligung kommt in zwei Konstellationen in Betracht: (1) wenn eine AGB -
Klausel mit den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen, von
denen abgewichen wird, nicht vereinbar ist und (2) wenn wesentliche Rechte und
Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so eingeschränkt
werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Eine unangemessene
Benachteiligung käme demnach beispielsweise bei einem umfassenden
Gewährleistungsausschluss in Betracht.
10.
Markenlizenzvereinbarungen als kartellrechtswidrige
Wettbewerbsbeschränkungen
Bestimmte
Klauseln eines Markenlizenzvertrages können zu kartellrechtswidrigen
Wettbewerbsbeschränkungen durch eine Abschottung von Märkten führen. Selbst wenn
ein Markenlizenzvertrag lediglich das Territorium eines Mitgliedsstaates
betrifft, können sich wegen der Erschwerung des Marktzutritts Auswirkungen auf
den gemeinsamen Markt ergeben, was auch aufgrund einer großzügigen Sicht der
Dinge beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Anwendbarkeit des
EU-Kartellrechts führen kann. Problematisch können insoweit etwa
Gebietsausschließlichkeitsabreden sein, durch die sich der Lizenzgeber
verpflichtet, für die lizenzierten Marken im Vertragsgebiet während der
Vertragslaufzeit keine weiteren Lizenzen zu vergeben. Auch Export- und
Importverbote für die Lizenznehmer bezwecken in aller Regel einen absoluten
Gebietsschutz und sind somit problematisch.
Ihre
Ansprechpartner: Rechtsanwalt
Andreas Kempcke und Rechtsanwalt Johannes Richard, Rostock
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