Wer eine Marke registriert, muss sie auch benutzen: Der Nichtbenutzungseinwand 

Da das Markenrecht den Markeninhaber ein ausschließliches Recht zur Benutzung seiner Marke in bestimmten Waren oder Dienstleistungsbereichen einräumt, gibt es Einschränkungen, die für den Markeninhaber zu beachten sind. Auch für einen markenrechtlichen Abgemahnten könnten derartige Einwendungen von großer Wichtigkeit sein.

 

Wer eine Marke registriert, muss diese nicht sofort benutzen. Es gibt eines sogenannte Benutzungs-Schonfrist. Eine Benutzungs-Schonfrist ist ein Zeitraum von 5 Jahren ab Eintragung der Marke. In den Fällen, in denen gegen die Markeneintragung Widerspruch erhoben worden ist, beginnt die Frist erst mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu laufen.

 

Die Benutzungsschonfrist beträgt 5 Jahre. Hintergrund dieser Regelung ist, dass es dem Markeninhaber ermöglicht werden soll, die Marke entsprechend zu positionieren und wirtschaftlich auszubauen.

 

Wer somit dauerhaft Rechte aus einer Marke geltend machen möchte, muss diese auch benutzen.

 

Benutzungszwang einer Marke

Insofern wird auch zum Teil vom Benutzungszwang der Marke gesprochen. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass es Zweck der Marke sei, der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen und zum anderen es das Interesse der Allgemeinheit gebe, dass Markenregister von unbenutzten Zeichen frei zumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen (BGH IMMUNINE/IMUKIN; BGH DRAGON).

 

Da es sich bei einer eingetragenen Marke um ein sogenanntes geprüftes Schutzrecht handelt, ist der Benutzungszwang ein wichtiger Faktor, um dem in erster Linie formalen Charakter der Markeneintragung zu begegnen. Eine Marke, die zwar eingetragen, jedoch nicht benutzt wird, wäre eher eine Behinderung des Marktes.

 

Wann liegt eine Benutzung im Sinne des Benutzungszwanges vor?

Die Benutzung der Marke ist in § 26 Markenrechtsgesetz geregelt:

§ 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

 

Wichtig für die Nutzung ist ein sogenannter markenmäßiger Gebrauch. Nach BGH-Rechtsprechung ist dies die Verwendung als Marke, d.h. in einer Form, die der Verkehr auf Grund der ihm objektiv entgegentretenen Umstände als einen zeichengemäßen Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung ansieht. Mit anderen Worten, die Marke muss so benutzt werden, dass sie als Herkunft für bestimmte Leistungen oder Waren durch den angesprochenen Verkehrskreis auch eingeordnet werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Marke auch immer eine Herkunftsbezeichnung ist.

 

Notwendig ist ferner eine Zuordnung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist. Dies ist bspw. dann nicht gegeben, wenn aus Sicht des Verkehrs die Markennutzung keinem konkreten Produkt zugeordnet werden kann. In der Regel wird die markenmäßige Nutzung sich dadurch ergeben, dass sie auf einem Produkt auch angebracht ist. Eine Verwendung ausschließlich im Rahmen einer Bewerbung ist als Benutzung nicht abschließend geklärt.

 

Im Übrigen muss der Markeninhaber die Marke nicht selbst benutzen, sondern kann diese auch gemäß § 26 Abs. 2 Markengesetz durch Dritte nutzen lassen.

 

Der Nichtbenutzungseinwand

 

Ein wichtiges Verteidigungsmittel bei markenrechtlichen Abmahnung ist der sogenannte Nichtbenutzungseinwand, der Ansprüche bei mangelnder Benutzung der Marke ausschließt. Es heißt insofern in § 25 Markengesetz:

 

§ 25 Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

 

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne des §§ 14, 18 und 19 nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruches für die Ware oder Dienstleistung, auf die er sich zur Begründung seines Anspruches beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

 

(2) Werden Ansprüche im Sinne des §§ 14, 18 und 19 wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistung, auf die er sich zur Begründung seines Anspruches beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.....

 

Der Nichtbenutzungseinwand ist einer der stärksten Argumente des Abgemahnten gegen markenrechtlich geltend gemachten Ansprüche.

 

Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Einrede, die nicht vom Gericht automatisch geprüft wird, sondern bewusst vorgebracht werden muss.

 

Wenn dieser Einwand erfolgt, ist es Sache des Anspruchstellers (in der Regel des Abmahners) die rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen.Der Benutzungsnachweis muss sich dabei auf diejenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen beziehen, auf die sich auch der Kläger zur Begründung seiner Verletzungsansprüche bezieht. Wer somit eine Marke für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen registriert hat, muss in dem Bereich, in dem er abmahnt, auch eine entsprechende Benutzung nachweisen. Hier kann es durchaus auf den Einzelfall und auf den Inhalt der registrierten Marke ankommen.

 

Die Frage der Erhebung des Nichtbenutzungseinwandes stellt sich im Übrigen nur dann, wenn einiges dafür spricht, dass die Marke vor mehr als fünf Jahren eingetragen worden ist und eine Benutzung gegebenenfalls nicht vorliegt.

 

Die Marke einfach noch einmal neu anmelden?

 

Es liegt auf der Hand, dass man den Benutzungszwang gegebenenfalls dadurch umgehend könnte, dass man rechtzeitig vor Ablauf der Schonfrist eine erneute Markenanmeldung vornimmt. Dies wird auch "Wiederholungszeichen" genannt.

 

Die Rechtslage ist hier nicht eindeutig. Hinzu kommt, dass bei einer Neuanmeldung diese einen späteren Zeitrang hat und in diesem Fall im Übrigen auch vieles für Rechtsmissbräuchlichkeit spricht. Dies gilt insbesondere wegen des Rechtsmissbraucheseinwandes auf Grund des Fehlens des generellen Benutzungswillens.

 

Fazit: Wer aktiv aus einer Marke Rechte herleiten möchte, sollte diese nach fünf Jahren auch benutzen. Wer abgemahnt worden ist, sollte bei einer älteren Markenanmeldung unbedingt überprüfen, ob die Marke tatsächlich genutzt wurde.

 

Der sogenannte Nichtbenutzungseinwand ist somit einer der stärksten Argumente bei Markenrechtsverletzungen.

 

Wir beraten Sie gerne.

 

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Andreas Kempcke, Rostock

 

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