Abmahnung aus einer Wort-/Bildmarke: Wann liegt bei dem Wortbestandteil eine Markenrechtsverletzung vor?

Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen von Marken. Zum einen die sogenannte Wort-Marke. Hier wird, wie der Name es schon sagt ein Wort oder auch ggf. mehrere Wörter oder ein Slogan als Marke angemeldet. Dann gibt es die reine Bild-Marke. Bei einer Bild-Marke wird ein Bild oder eine Grafik angemeldet. Es handelt sich jedoch um ein reines Bild, das keinen Wortbestandteil enthält. Eine Mischform von beiden ist die sogenannte Wort-/Bildmarke. Hier gibt es auf der einen Seite eine grafische Gestaltung (Bild). Die grafische Gestaltung enthält in irgendeiner Form ein oder mehrere Worte. Meist sind sie in irgendeiner Form künstlerisch in die Grafik eingefasst. Ein bekanntes Beispiel ist  das VW-Volkswagen-Logo oder der künstlerisch gestaltete Schriftzug von „Coca-Cola“.

Wenn die Wortmarke allein nicht eingetragen wird: Vorteile der Wort-/Bildmarke

Zum Teil ist es so, dass eine reine Wortmarke keine Chance hat, als Marke eingetragen zu werden. Sei es, weil sie allgemein beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig ist. Um dennoch zu einem markenrechtlichen Schutz zu kommen, gibt es ein beliebten Trick: Statt der reinen Wortmarke wird eine Wort-/Bildmarke angemeldet. Der eigentlich nicht schutzfähige Wortbestandteil wird quasi durch eine bildliche Gestaltung „aufgehübscht“ und kann damit als Marke eintragungsfähig werden.

Wenn der Prüfer beim deutschen Patent- und Markenamt in München (DPMA) einen guten Tag hat, bekommt der Markeninhaber somit eine Wort-/Bildmarke eingetragen, die als reine Wortmarke nicht den Hauch einer Chance einer Eintragung gehabt hätte. Ein gutes Beispiel ist die Wort-/Bildmarke „Fahrrad.de“. Unter dem Strich ist hier der Wortbestandteil „Fahrrad“ für die Warenklasse Fahrräder (!) eingetragen worden.

Wäre dies eine reine Wortmarke könnte man darüber nachdenken (rein theoretisch), dass der Begriff „Fahrrad“ beim Angebot eines Fahrrades nicht mehr verwendet werden darf. So ist es natürlich nicht. 

Was ist der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke wert?

Wir sprechen hier von einem „Wert“ im Sinne der Durchsetzbarkeit des Wortbestandteils einer Wort-/Bildmarke. Viele Markeninhaber glauben, dass sie mit einer Wort-/Bildmarke auch automatisch den Wortbestandteil bei einer angeblichen Markenrechtsverletzung durchsetzen können. Dass dem nicht immer so ist, zeigt eine aktuelle Entscheidung des OLG Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2015, Az: I-20 U 42/14). Es ging um die Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Shiva Auge“. Ein eBay-Händler hatte Modeschmuck mit der Bezeichnung „Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge“ und war daraufhin vom Markeninhaber aufgrund einer Markenrechtsverletzung abgemahnt worden. Nach der Abmahnung wurde die Unterlassungserklärung abgegeben. Der Abgemahnte wurde daraufhin auf Auskunft, Lizenzzahlung sowie Freistellung der Abmahnkosten verklagt.

Genießt der isolierte Wortbestandteil der Wort-/Bildmarke einen Schutz?

Wie immer im Markenrecht lautet die Antwort: Kommt darauf an.

Allgemein geht es, so dass OLG Düsseldorf um Folgendes:

„Dabei kann bei einer Verwechselungsgefahr in klanglicher Hinsicht im Wortbestandteil entscheidende Bedeutung zukommen, bei dieser bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke in der Regel die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke darstellt. Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, dass dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist; der schutzunfähige Wortbestandteil einer kombinierten Wort-/Bildmarke kann ohne Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindruckes bewirken. (BGH Kinder)“

Kein Schutz einer beschreibenden Art der Ware

Vorliegend ging es somit um die Frage, ob der Begriff „Shiva Auge“ eine allgemeine Beschreibung darstellt.

„Shiva-Auge“ ist eine gebräuchliche Bezeichnung für das Operculum der Turban- oder Kreiselschnecke und der aus diesem gefertigten Schmuckstücke. Auch bei Wikipedia werden diese Produkte als „Shivas Auge“ bezeichnet.

Kann das Kennzeichen einer Marke als Beschreibung dienen?

Genau darauf kann es ankommen.

„Es spielt keine Rolle, ob der Begriff „Shiva Auge“ in Deutschland erstmals vom Kläger verwandt worden ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob „Shiva Auge“ für derartige Schmuckstücke Verkehrsgeltung erlangt oder ob Umschreibungen möglich wären. Es genügt im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass die Angabe im Verkehr zur Bezeichnung der Art dieser Schmuckstücke dienen kann. Die Vorschrift setzt noch nicht einmal ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis voraus.“, so das OLG Düsseldorf. Letztlich hatte die für den Abmahner eingetragene Wort-/Bildmarke aufgrund der Bildelemente eine Kennzeichnungskraft, nicht jedoch aufgrund des Wortbestandteils.

Keine Prägung - keine Markenrechtsverletzung

Folgerichtig führt das OLG aus:

„Da folglich der Wortbestandteil „Shiva Auge“ der Klagemarke aus Rechtsgründen den Gesamteindruck der kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann, fehlt es bereits an der für eine Markenrechtsverletzung erforderlichen Verwechselungsgefahr. Die Beklagte hat die Bildelemente der Klagemarke gerade nicht übernommen.“ Hinzu kommt, dass der Begriff lediglich beschreibend verwendet wurde.

Was dies in der Praxis bedeutet

Zum einen muss sich der Inhaber Wort-/Bildmarke über den Schutzumfang seiner Marke im Klaren sein. Wenn nur der Bildbestandteil der Marke letztlich dazu führte, dass eine allgemein beschreibende Marke überhaupt ins Register eintragen wurde, erstreckt sich - vereinfacht gesagt - der Schutz auch nur auf den Bildbestandteil. Aus dem Wortbestandteil kann in der Regel kein Anspruch hergeleitet werden. Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, dass bei der Frage eine Wortmarke oder eine Wort-/Bildmarke als Marke angemeldet wird, diese Aspekte für den Markeninhaber keine Rolle spielen. Es gibt bereits ein Logo mit einem Bildbestandteil und einem Wortbestandteil, dass eingetragen werden soll. Der tatsächliche Schutzumfang bleibt dem Markeninhaber jedoch häufig unklar. Aus diesem Grund empfehlen wir bspw. bei einer Marke, die dazu dienen soll, bei Amazon exklusiv zu verkaufen, eher auf eine Wortmarke zu setzen.

Wer aufgrund einer Wort-/Bildmarke eine Abmahnung wegen der angeblichen Verletzung eines Markenrechts erhält, sollte sich unter dem Strich die gleiche Frage stellen. In diesen Fällen muss immer geprüft werden, welche Form der Markenrechtsverletzung ganz konkret vorliegt und ob überhaupt ein Markenrechtsverstoß vorliegt.

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